Decision for dispute CAC-UDRP-107061

• marchio dell'Unione Europea (figurativo) "KARAOKE ONE" n. 018455332, depositato il 19 aprile 2021 e registrato il 17 agosto 2021 per le classi 9, 41 e 45; 

Non è stata presentata alcuna Replica da parte del Resistente.

Lingua del procedimento

Ai sensi del paragrafo 11 delle Regole UDRP, salvo diverso accordo tra le parti, la lingua predefinita del procedimento è quella del contratto di registrazione, fatta salva la facoltà del Collegio di stabilire diversamente; pertanto la richiesta della Ricorrente è legittima ed il Collegio dovrà emettere la decisione in lingua italiana.

1. il nome a dominio del Resistente è identico o confondibile con i marchi sui quali la Ricorrente vanta dei diritti;
2. il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio; e
3. il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede.

Per quanto riguarda la sussistenza del primo requisito UDRP, il Collegio ritiene che il nome a dominio <karaoke.one> sia estremamente simile al marchio "Karaoke One" della Ricorrente.  Nel caso di specie il nome a dominio è composto dalla dicitura generica "karaoke", seguita dal GTLD ".one".  Ora, se da un lato è vero che normalmente il GTLD non viene considerato nella comparazione tra marchio e nome a dominio contestato, in quanto trattasi di elemento al quale non è richiesto di possedere capacità distintiva, trattandosi di un requisito puramente tecnico della registrazione, è pure vero che ai sensi del paragrafo 4(a) della Policy sopra riportato è richiesto che il nome a dominio, e non una parte di esso, sia identico o confondibile con il marchio della Ricorrente.

In effetti attraverso la dicitura <karaoke.one> si aggiunge ad un nome generico un ulteriore elemento che, per quanto altrettanto generico, rende comunque detta dicitura pressochè identica al marchio della Ricorrente.

Il Collegio nota come in casi precedenti, in circostanze del tutto simili a quelle della procedura che qui ci impegna, il nome a dominio sia stato ritenuto simile o identico al marchio della ricorrente proprio in considerazione del TLD (vedi Tesco Stores Limited v. M.F., Caso WIPO No. DCO2013-0017, nome a dominio <tes.co>, Bayerische Motoren Werke AG v. Masakazu/Living By Blue Co., Ltd., Caso WIPO No. DMW2015-0001, nome a dominio <b.mw>, Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Pacharapatr W., Caso WIPO No. D2016-2465, nome a dominio <tyre.plus>, MOD Super Fast Pizza, LLC v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Ken Thorn, Caso WIPO No. D2016-1568, nome a dominio <mod.pizza>, BookIt.com, Inc. v. PrivacyProtect.org / ICS INC., Caso WIPO No. D2013-0775, nome a dominio <extranetbookit.com>).

I requisiti del paragrafo 4(a) della Policy sono cumulativi. Ne consegue che la mancata dimostrazione da parte della Ricorrente di un elemento della Policy, tra cui il fatto che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga utilizzato in malafede, comporterà il rigetto del ricorso nella sua interezza. Di conseguenza, alla luce di quanto stabilito dal Collegio e riportato nei paragrafi successivi, non è necessario che il Collegio affronti la questione dei diritti o dei legittimi interessi del Resistente sul nome a dominio contestato.

Quanto alla malafede, la questione da analizzare per stabilire se il requisito di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy sia stato soddisfatto o meno è esaminare se la Ricorrente abbia dimostrato sia (i) la registrazione in malafede sia (ii) l'uso in malafede da parte del Resistente. A parere del Collegio la Ricorrente non è riuscita a dimostrare entrambi gli aspetti. A questo proposito, va notato che i ricorrenti sono generalmente tenuti a dimostrare sia (i) la conoscenza del marchio in questione da parte del Resistente al momento della registrazione del nome a dominio oggetto del reclamo, sia (ii) l'intenzione del Resistente di puntare o beneficiare in qualche modo dell'inclusione del marchio del ricorrente nel nome a dominio oggetto del reclamo (China Care Foundation, Inc. v. Choi Yun Gul, WIPO Case No. D2010-1208; Validas, LLC v. SMVS Consultancy Private Limited, Caso WIPO No. D2009-1413).

Ora, in base alla prospettazione della Ricorrente sembrerebbe che dal 2022 circa il Resistente abbia comiciato ad utilizzare il nome a dominio contestato, registrato nel 2015, in modo da danneggiare la stessa Ricorrente inserendo nel sito corrispondente al nome a dominio <karaoke.one> loghi identici o simili a quelli della Ricorrente ed offrendo prodotti concorrenti a quelli di interesse della Ricorrente.

Questo è sicuramente un argomento estremamente rilevante per poter riscontrare l'uso in malafede.  Tuttavia il problema principale è la mancata dimostrazione della registrazione in malafede.  Ora, pur essendo possibile riscontrare un cambiamento nei contenuti associati al sito web connesso al nome a dominio contestato, questo cambiamento non ha corrisposto ad una effettiva modifica di titolarità del nome a dominio, almeno per quanto dedotto dalla Ricorrente.

In altre parole, la Ricorrente non soltanto non ha provato, ma non ha neppure presupposto, che nel corso del tempo ci possa essere stato un trasferimento nella proprietà del nome a dominio contestato.  Ora, in tali circostanze, è evidente che il periodo rilevante per poter determinare una registrazione in malafede è quello corrispondente o precedente al 26 maggio 2015, data di registrazione del nome a dominio contestato.  Ebbene, a quella data, non solo i marchi della Ricorrente non erano stati neppure depositati, ma, in aggiunta, nessun marchio di fatto con le caratteristiche ad esso richieste dalla legge italiana (art. 12 comma 1 lett.b del Codice di Proprietà Industriale) è stato provato come esistente dalla Ricorrente, anche perchè, effettivamente, è oggettivamente davvero irrealistico pensare di ottenere la tutela del marchio di fatto dopo pochi mesi dalla creazione di un nuovo brand.  In ogni caso, la Ricorrente non ha fornito alcuna prova apprezzabile in merito all'eventuale esistenza e titolarità in capo ad essa del marchio di fatto "Karaoke One" all'epoca della registrazione del nome a dominio contestato.

Ora, pur volendo considerare che alcuni nomi a dominio di titolarità della Ricorrente sono stati registrati in epoca antecedente rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato, è importante rilevare come la mera titolarità di uno o più nomi a dominio non sia costitutiva di alcun diritto sulla corrispondente denominazione a meno che non vengano date prove concrete relative all'uso fattone dal titolare nonchè della riconoscibilità del segno presso i consumatori.

Ci sono decisioni precedenti che sostengono l'opinione secondo la quale un marchio, registrato o meno, che non esisteva al momento della registrazione del nome a dominio contestato non può servire come base per un reclamo ai sensi della Policy ICANN, poiché, in tali circostanze, è impossibile che il nome a dominio sia stato registrato in malafede (Duction, Inc. v. Zuccarini, Caso WIPO no. D2000-1369; Open Systems Computing AS v. Alessandri, Caso WIPO no. D2000-1393; VBW Kulturmanagement & Veranstaltungs GmbH v. Ohanessian M, Caso WIPO no. D2000-0675; Magic Software Enterprises Ltd. v. Evergreen Technology Corp, Caso WIPO no. D2000-0746; Highlight Communications AG v. Auto Systems Inc., Caso WIPO no. 2000-0512; Meteor Mobile Communications v. Dittmar, Caso WIPO no. D2000-0524; Telaxis Communications Corp. v. Minkle, caso WIPO no. D2000-0005).

Per quanto sopra riportato il Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia sufficientemente provato la registrazione in malafede del nome a dominio contestato.